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【漫知视界】第18期:专利侵权案件中“未经专利权人许可”的司法判断

发布日期:2022-05-31 11:11    点击次数:93

案情简介

原告:广州某游艇码头工程有限公司(以下简称广州某游艇公司)

被告:某园林管理处(以下简称某园林处)、某三局集团有限公司(以下简称某三局公司)、某投资基金管理(北京)有限公司(以下简称某投资公司)、上海某水上工程建设股份有限公司(以下简称上海某水上工程公司)

原告广州某游艇公司系涉案两项外观设计专利的专利权人,设计人均为原告法定代表人刘某。原告发现,四被告未经许可,擅自在“印象嘉陵江”项目中实施涉案专利外观设计方案,其中被告某园林处系招标方,被告某三局公司和某投资公司系总包方,被告某水上工程公司系实际施工方。原告认为,四被告的上述行为侵害了其专利权,遂诉至上海知识产权法院,请求判令四被告立即停止侵害原告专利权的行为,赔偿经济损失与合理费用两案共计600万元,并拆除侵权浮桥、消除影响、登报道歉。

四被告均辩称,被诉侵权浮桥中使用的设计由原告法定代表人刘某于涉案专利申请日前提供,某园林处已支付合理对价36万元。

上海知识产权法院认为

四名被告共同实施了涉案项目中的被诉侵权浮桥工程部分,且经比对,被诉侵权浮桥与两涉案外观设计专利分别构成近似与相同,落入涉案专利权的保护范围。但“印象嘉陵江”浮桥工程中的浮桥板上使用的浮桥护栏板设计来源于原告及其关联公司,且支付了合理对价,得到了原告及其关联公司的许可。首先,原告法定代表人刘某参与了“印象嘉陵江”浮桥项目从筹备讨论、规划设计直至最后确定方案招标的全过程。由于涉案专利的申请日恰好处于该项目从开始讨论到最终招标的过程中,而刘某作为涉案专利的唯一设计人应知晓该项目中使用的浮桥设计与原告所申请的涉案专利设计实质是同一设计。其次,原告及其关联公司在公司主要负责人、部分核心员工、办公场所、经营业务上均有一定的混合。而刘某本人身兼包括原告在内的三家公司的主要负责人,其既是涉案专利的唯一设计人,又代表三家公司参与“印象嘉陵江”浮桥项目的不同阶段,其行为可以视为同时代表三家公司的职务行为。第三,被告某园林处已支付了36万元设计费,刘某及其关联公司均确认收到上述设计费后交付了全套设计文件及施工文件。虽然刘某所代表的公司与“印象嘉陵江”浮桥项目一方的代表未正式签订设计合同,但上述事实足以证明双方就该项目设计的提供及价款达成了口头协议并履行完毕,被告某园林处根据口头协议的约定支付了合理对价,并取得了相应设计方案。第四,原告及其关联公司还将“印象嘉陵江”浮桥项目作为其业绩或成功案例之一进行宣传,从竞标失败至提起本案诉讼这一段时间内也未向“印象嘉陵江”浮桥项目的实施方提出任何异议,说明原告及其关联公司对于该项目采用了其提供的设计方案予以认可。综上,上海知产法院判决驳回原告全部诉讼请求。

一审判决后,原告不服,向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院二审认为,原告通过关联公司收取设计费、交付设计图等行为构成专利默示许可,四被告在涉案浮桥项目上使用与涉案外观设计专利一致的设计,不构成侵权,故判决驳回上诉,维持原判。

该案的主要问题在于,被告实施涉案外观设计专利是否经过了作为专利权人的原告的许可。

【案例索引】

一审:上海知识产权法院(2019)沪73民初483号、上海知识产权法院(2019)沪73民初484号

二审:上海市高级人民法院(2021)沪民终361号、上海市高级人民法院(2021)沪民终362号

漫画仅为示意图

作者:易嘉、秦天宁

责任编辑:牛贝

上海知产法院原创作品

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